商標(biāo)使用許可合同違約行為的認(rèn)定一陳兆勁、彭州亞通新材料科技有限公司等商標(biāo)使用許可合同糾紛案【(2021)最高法民申2843號】
一、裁判要旨
當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)。商標(biāo)獨(dú)占許可使用合同的受讓一方當(dāng)事人未經(jīng)另一方同意，將合同約定的商標(biāo)轉(zhuǎn)由他人使用，即便是轉(zhuǎn)由其自己成立的公司使用，在另一方未同意或認(rèn)可的情況下，仍構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。
二、案情簡介
再審申請人(一審被告、二審上訴人)：陳兆勁。
被申請人(一審原告、二審被上訴人)：福建亞通新材料科技股份有限公司。
二審上訴人(一審被告)：彭州亞通新材料科技有限公司。
福建某某新材料科技股份有限公司享有“亞通”商標(biāo)，核定使用商品為非金屬排水管、非金屬水管、非金屬門窗。2016年9月19日，福建某某新材料科技股份有限公司與陳某簽訂《商標(biāo)許可使用合同》，約定：1.福建某某新材料科技股份有限公司許可陳某在其生產(chǎn)的塑料管材管件及產(chǎn)品包裝上使用“亞通”商標(biāo)，許可使用期限自2016年10月10日至2021年10月10日，許可范圍在四川省。2.商標(biāo)許可使用費(fèi)30萬元/年。第一年許可使用費(fèi)在2016年9月10日前支付，之后按照上季度末最后一天支付下一季度商標(biāo)許可使用費(fèi)。3.陳某不得以任何形式和理由，將福建某某新材料科技股份有限公司授權(quán)使用的商標(biāo)再許可給第三方使用，也不得作為投資與第三方新成立法人機(jī)構(gòu)進(jìn)行生產(chǎn)、銷售及其他盈利活動。4.合同雙方嚴(yán)格遵守本合同約定，任何一方違反合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償損失的責(zé)任等。2016年9月22日，陳某、蔣某作為股東，成立彭州某某新材料科技有限公司，經(jīng)營范圍為塑料、橡膠制品的研發(fā)，塑料、橡膠管及管件的制造、安裝，銷售等。陳某未經(jīng)福建某某新材料科技股份有限公司同意將涉案商標(biāo)交給其設(shè)立的彭州某某新材料科技有限公司使用。2017年12月11日，彭州某某新材料科技有限公司變更為陳某獨(dú)資的一人有限責(zé)任公司。2019年4月10日,福建某某新材料科技股份有限公司向陳某郵寄解除商標(biāo)使用合同函，認(rèn)為陳某違反涉案合同約定，要求陳某停止商標(biāo)使用、支付商標(biāo)使用費(fèi)及停止違約再許可行為等。彭州某某新材料科技有限公司分別向福建某某新材料科技股份有限公司支付商標(biāo)使用費(fèi)共計(jì)375000元。另查明，2016年9月19日，陳某與案外人四川亞通公司簽訂《工業(yè)廠房和設(shè)備租賃合同》以及補(bǔ)充協(xié)議。彭州某某新材料科技有限公司自2016年9月30日至2017年9月30日向四川亞通公司交納租賃費(fèi)、品牌費(fèi)。
福建某某新材料科技股份有限公司起訴，請求：1.確認(rèn)《商標(biāo)許可使用合同》于2018年10月9日解除；2.陳某、彭州某某新材料科技有限公司立即停止使用福建某某新材料科技股份有限公司“亞通”商標(biāo)，停止生產(chǎn)、銷售使用“亞通”商標(biāo)產(chǎn)品的侵權(quán)行為并賠禮道歉；3.陳某向福建某某新材料科技股份有限公司償付拖欠的商標(biāo)使用費(fèi)人民幣525000元，并按照商標(biāo)使用費(fèi)75000元/一季度標(biāo)準(zhǔn)自2018年10月9日起支付實(shí)際占用期間的商標(biāo)許可使用費(fèi)。4.陳某向福建某某新材料科技股份有限公司賠償經(jīng)濟(jì)損失200萬元；5.陳某賠償福建某某新材料科技股份有限公司因制止侵權(quán)產(chǎn)生的合理開支20萬元；6.彭州某某新材料科技有限公司對第4項(xiàng)、第5項(xiàng)訴訟請求承擔(dān)連帶清償責(zé)任；7.本案訴訟費(fèi)、財產(chǎn)保全費(fèi)、公告費(fèi)等費(fèi)用由陳某、彭州某某新材料科技有限公司承擔(dān)。
三、裁判結(jié)果
一審法院判決如下：1、解除福建某某新材料科技股份有限公司與陳某于2016年9月19日簽訂的《商標(biāo)許可使用合同》；2、陳某和彭州某某新材料科技有限公司應(yīng)自判決生效之日起停止使用福建某某新材料科技股份有限公司享有商標(biāo)專用權(quán)的注冊商標(biāo)的產(chǎn)品；3、陳某應(yīng)自判決生效之日起十日內(nèi)支付給福建某某新材料科技股份有限公司拖欠的商標(biāo)許可使用費(fèi)525000元；4、陳某應(yīng)自判決生效之日起十日內(nèi)支付給福建某某新材料科技股份有限公司經(jīng)濟(jì)損失2000000元；5、彭州某某新材料科技有限公司對上述第四項(xiàng)判決承擔(dān)連帶清償責(zé)任；6、駁回福建某某新材料科技股份有限公司的其他訴訟請求。
二審法院判決如下：1、維持一審民事判決第一項(xiàng)；2、撤銷一審民事判決第五、六項(xiàng)；3、變更一審民事判決第二項(xiàng)為：陳某應(yīng)自本判決生效之日起停止使用福建某某新材料科技股份有限公司享有商標(biāo)專用權(quán)的注冊商標(biāo)；4、變更一審民事判決第三項(xiàng)為：陳某應(yīng)自本判決生效之日起十日內(nèi)支付給福建某某新材料科技股份有限公司拖欠的商標(biāo)許可使用費(fèi)150000元；5、變更一審民事判決第四項(xiàng)為：陳某應(yīng)自本判決生效之日起十日內(nèi)支付給福建某某新材料科技股份有限公司經(jīng)濟(jì)損失360000元；6、駁回福建某某新材料科技股份有限公司的其他訴訟請求；7、駁回陳某、彭州某某新材料科技有限公司的其他上訴請求。
再審法院裁定如下：駁回陳兆勁的再審申請。
四、爭議焦點(diǎn)
（一）關(guān)于陳兆勁是否拖欠15萬元商標(biāo)使用費(fèi)問題。
（二）關(guān)于陳兆勁將商標(biāo)交由彭州亞通公司使用是否構(gòu)成違約問題。
（三）關(guān)于陳兆勁申請?jiān)賹徶鲝埖男碌淖C據(jù)是否成立問題。
五、裁判理由
（一）關(guān)于陳兆勁是否拖欠15萬元商標(biāo)使用費(fèi)問題。
再審法院認(rèn)為，陳兆勁在原審訴訟中提供的相關(guān)證據(jù)即彭州亞通公司2017年12月19日的(預(yù))付款申請單及四川亞通公司的收款收據(jù)。經(jīng)審查，(預(yù))付款申請單是彭州亞通公司單方記賬所為，系其自制證據(jù)，并不能證明其實(shí)際支付了此項(xiàng)費(fèi)用。對于四川亞通公司的收款收據(jù)，上面并沒有加蓋四川亞通公司印章，僅有個人簽字，此舉與此前四川亞通公司在收款收據(jù)加蓋財務(wù)專用章的做法不相符，且福建亞通公司對此并不認(rèn)可，故原審法院沒有確認(rèn)該份收款收據(jù)并無不當(dāng)。對于陳兆勁主張已付2018年第二季度商標(biāo)使用費(fèi)7.5萬元的問題，對此，陳兆勁在原審訴訟中提供的證據(jù)是四川亞通公司、彭州亞通公司及貴州賽諾管業(yè)有限公司簽訂的《三方協(xié)議》，但該協(xié)議上并沒有任何一方的簽字或蓋章，亦無其他證據(jù)證明三方實(shí)際履行了債務(wù)抵充，因此，不能證明彭州亞通公司對貴州賽諾管業(yè)有限公司享有的債權(quán)沖抵其欠四川亞通公司的7.5萬元商標(biāo)使用費(fèi)，原審判決對此亦沒有認(rèn)定并無不當(dāng)。至于四川亞通公司在與陳兆勁、彭州亞通公司租賃合同糾紛另案中是否僅主張租賃費(fèi)的問題，因另案系租賃合同糾紛，與本案法律關(guān)系不同，另案當(dāng)事人主張的相關(guān)費(fèi)用與否，與本案無關(guān)，不能據(jù)此推定陳兆勁不欠本案商標(biāo)許可使用費(fèi)。陳兆勁此項(xiàng)主張不能成立，本院不予支持。
（二）關(guān)于陳兆勁將商標(biāo)許可彭州亞通公司使用是否構(gòu)成違約問題。
再審法院認(rèn)為，本案《商標(biāo)許可使用合同》系福建亞通公司與陳兆勁個人之間簽訂的，根據(jù)合同相對性原則，陳兆勁為本案《商標(biāo)許可使用合同》的一方主體。該合同明確約定，陳兆勁不得以任何形式和理由，將涉案商標(biāo)再許可給第三方使用。而陳兆勁在該合同簽訂后，將涉案商標(biāo)交由彭州亞通公司使用，而彭州亞通公司自設(shè)立直至變更為陳兆勁一人有限責(zé)任公司之前，是陳兆勁與案外人蔣江淮為股東的有限責(zé)任公司，在沒有證據(jù)證明福建亞通公司許可涉案商標(biāo)由彭州亞通公司使用的情況下，陳兆勁此舉違反許可合同約定。商標(biāo)權(quán)系一種知識產(chǎn)權(quán)，本案《商標(biāo)許可使用合同》約定的商標(biāo)系獨(dú)占許可，被許可人陳兆勁將商標(biāo)再許可他人使用應(yīng)征得商標(biāo)權(quán)人的同意。盡管福建亞通公司認(rèn)可收到彭州亞通公司支付給四川亞通公司的品牌費(fèi)即為本案陳兆勁支付的商標(biāo)許可費(fèi)，但彭州亞通公司與四川亞通公司的行為均為代為履行行為，并不能據(jù)此證明本案商標(biāo)許可使用合同的主體變更為彭州亞通公司,亦不能證明福建亞通公司許可涉案商標(biāo)由彭州亞通公司使用。原審判決未支持陳兆勁的此項(xiàng)主張并無不當(dāng)。
（三）關(guān)于陳兆勁申請?jiān)賹徶鲝埿碌淖C據(jù)問題。
再審法院認(rèn)為，經(jīng)查，陳兆勁申請?jiān)賹徶刑峁┑乃拇▉喭ü镜匿N售明細(xì)表等證據(jù)內(nèi)容與本案并無關(guān)聯(lián)，不能證實(shí)福建亞通公司許可彭州亞通公司使用亞通商標(biāo)，不屬于《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第一項(xiàng)規(guī)定的新的證據(jù)的情形，不能推翻原審判決，本院對此不予確認(rèn)。
六、相關(guān)法律規(guī)定
（一）《中華人民共和國民法典》
第五百零二條 依法成立的合同，自成立時生效，但是法律另有規(guī)定或者當(dāng)事人另有約定的除外。
依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)等手續(xù)的，依照其規(guī)定。未辦理批準(zhǔn)等手續(xù)影響合同生效的，不影響合同中履行報批等義務(wù)條款以及相關(guān)條款的效力。應(yīng)當(dāng)辦理申請批準(zhǔn)等手續(xù)的當(dāng)事人未履行義務(wù)的，對方可以請求其承擔(dān)違反該義務(wù)的責(zé)任。
依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，合同的變更、轉(zhuǎn)讓、解除等情形應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)等手續(xù)的，適用前款規(guī)定。
第五百零九條 當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)。
當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循誠信原則，根據(jù)合同的性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
當(dāng)事人在履行合同過程中，應(yīng)當(dāng)避免浪費(fèi)資源、污染環(huán)境和破壞生態(tài)。
七、春霆團(tuán)隊(duì)律師建議
商標(biāo)使用許可包括三類：獨(dú)占使用許可、排他使用許可、普通使用許可。
如果僅被許可人有權(quán)使用許可商標(biāo)，許可人不得自行使用且不得許可任何第三方使用，則應(yīng)選擇的許可類型為獨(dú)占使用許可；如果被許可人有權(quán)使用許可商標(biāo)，許可人也有權(quán)自行使用但不得許可其他方使用，則應(yīng)選擇的許可類型為排他使用許可；除被許可人有權(quán)使用許可商標(biāo)外，許可人有權(quán)自行使用，亦有權(quán)許可其他方使用，則應(yīng)選擇的許可類型為普通使用許可。
建議避免使用前述類型之外的其他稱謂，例如“獨(dú)家許可”等；除明確許可類型外，建議同時以使用場景對前述許可類型作具體解釋。獨(dú)家許可并非商標(biāo)法規(guī)定的概念，雖然一般情況可能被理解為是指“獨(dú)占使用許可”，但可能導(dǎo)致爭議。
注意不同許可類型下被許可人的訴權(quán)不同。根據(jù)《商標(biāo)糾紛司法解釋》第4條、《商標(biāo)法》第60條在發(fā)生注冊商標(biāo)專用權(quán)被侵害時：
（1）獨(dú)占使用許可合同的被許可人可以向人民法院提起訴訟。
（2）排他使用許可合同的被許可人可以和商標(biāo)注冊人共同起訴，也可以在商標(biāo)注冊人不起訴的情況下，自行提起訴訟。
（3）普通使用許可合同的被許可人經(jīng)商標(biāo)注冊人明確授權(quán)，可以提起訴訟。
許可地域范圍不能超過其注冊的國家或地區(qū)，否則不僅不能獲得當(dāng)?shù)胤傻谋Ｗo(hù)，還有可能侵犯其他方的權(quán)利，承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。例如，如A公司僅在中國大陸享有X商標(biāo)專用權(quán)，若A公司許可B公司在全球范圍內(nèi)使用X商標(biāo)，則B公司在中國大陸使用X商標(biāo)，將受到中國《商標(biāo)法》的保護(hù)，但如果B公司在中國大陸之外使用X商標(biāo)，既不能獲得當(dāng)?shù)胤傻谋Ｗo(hù)，也不能獲得中國法律的保護(hù)。
在注冊的國家或地區(qū)范圍之內(nèi)，可以進(jìn)一步限定許可區(qū)域，但被許可人需要確保該區(qū)域能滿足己方生產(chǎn)經(jīng)營的需要。如果超出許可區(qū)域使用，則被許可人既是違約，也構(gòu)成侵權(quán)。
一般而言，許可使用費(fèi)的付款模式可以分為固定費(fèi)用模式和浮動費(fèi)用模式。
固定費(fèi)用模式下，可以是一次性付款，也可以是分期付款。許可備案程序完成常常作為一個付款節(jié)點(diǎn)。
浮動費(fèi)用模式是指：以與生產(chǎn)銷售相關(guān)的比例作為許可費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)，主要可參考一定期限內(nèi)的銷售額或一定期限內(nèi)使用商標(biāo)的數(shù)量，并可依需要加入最低固定費(fèi)用等多種許可費(fèi)用組合。
此兩種付款模式并無優(yōu)劣之分，主要是商業(yè)上的考慮。但后者在合同條款上更復(fù)雜一些，需要考慮明確被許可人定期提交生產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)的義務(wù)，即定期報告義務(wù)，以及許可人查詢相關(guān)數(shù)據(jù)的權(quán)利，包括會計(jì)賬冊、庫存單等。許可人還可以考慮增加被許可人數(shù)據(jù)造假的嚴(yán)重違約責(zé)任。
除了一般的逾期付款違約責(zé)任以外，對于許可人來說，比較重要的就是對“被許可人超出許可范圍使用”約定一個比較清晰的違約責(zé)任，可以采取“固定違約金+按使用數(shù)量計(jì)算違約金”的組合，并約定以較高者為準(zhǔn)的違約金計(jì)算方式。
在商標(biāo)許可使用過程中有哪些注意點(diǎn)？
對商標(biāo)許可人來說，一方面，要慎重選擇使用人，著重審查商標(biāo)許可使用合同中使用人的資格，以防由于合同主體不適格而導(dǎo)致合同無效或無法履行，而使用人的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，必然波及許可人的商標(biāo)信譽(yù)和商業(yè)價值。另一方面，在商標(biāo)許可期間要做好對產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控，許可使用合同中對于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要細(xì)化完善，對于監(jiān)督檢查辦法也要明確約定。
對于商標(biāo)使用人來說，在簽署商標(biāo)許可使用合同前，需要對許可人、許可商標(biāo)的情況做較為詳細(xì)的調(diào)查，以防因其存在瑕疵而導(dǎo)致商標(biāo)許可合同無法履行。同時，通過合同條款對于許可人商標(biāo)轉(zhuǎn)讓等權(quán)利的限制約定以保證使用人自身商標(biāo)權(quán)利的穩(wěn)定性。