近年來，通過境外設(shè)立的“影子公司”實施商標侵權(quán)行為的現(xiàn)象屢見不鮮。侵權(quán)人為了規(guī)避國內(nèi)法律法規(guī)的強制性規(guī)定，在境外（通常是香港）將與他人商標或商號相同或相似的文字注冊為公司名稱，再以該公司的名義在境內(nèi)從事宣傳推廣、授權(quán)加工、經(jīng)營投資等活動。這些“影子公司”多數(shù)為境內(nèi)的公民設(shè)立或?qū)嶋H控制，但因設(shè)立在境外，給權(quán)利人在大陸進行司法訴訟造成了一定障礙。
【基本案情】
諾和諾德（中國）公司是第712538號、第G759747A號、第8086078號、第786062號NOVO NORDISK注冊商標的被許可人。自1994年以來，其持續(xù)使用“諾和諾德”字號，使該字號成為糖尿病治療領(lǐng)域知名的企業(yè)名稱。邸某某系其樂大帝公司的實際控制人，其在服裝等商品類別上搶注了“諾和諾德”“novo nordisk”商標，設(shè)立了廣州諾和公司、諾和諾德香港科技有限公司，生產(chǎn)帶有“諾和諾德”“novo nordisk”標識的糖尿病足保健鞋，注冊、使用域名www.jkxyungou.com進行宣傳，并在宣傳推廣中使用“諾和諾德（香港）”“諾和諾德香港科技有限公司”。諾和諾德（中國）公司遂訴至法院，主張其樂大帝公司、廣州諾和公司、邸某某共同實施商標侵權(quán)及不正當競爭行為，請求停止侵權(quán)并賠償損失。
【裁判結(jié)果】
廣東省高級人民法院生效判決認為：其樂大帝公司超出核定商品范圍使用商標，在類似商品上使用與諾和諾德（中國）公司注冊商標相同或者近似的標識，構(gòu)成商標侵權(quán)。其樂大帝公司在www.jkxyungou.com上的相關(guān)宣傳內(nèi)容是對其商品所作的片面宣傳，沒有科學和事實依據(jù)，構(gòu)成虛假宣傳。廣州諾和公司將“諾和”作為企業(yè)字號，其樂大帝公司、廣州諾和公司、邸某某在被訴侵權(quán)商品上和宣傳推廣中使用“諾和諾德香港科技有限公司”企業(yè)名稱、“諾和諾德（香港）”簡稱，侵害了諾和諾德（中國）公司企業(yè)名稱權(quán)，構(gòu)成不正當競爭。其中，其樂大帝公司、廣州諾和公司、邸某某對“諾和諾德香港科技有限公司”“諾和諾德（香港）”的使用，是全案侵權(quán)行為的重要環(huán)節(jié)。雖然該字號系在香港注冊，但其在內(nèi)地的使用擾亂了市場經(jīng)濟秩序，違反法律，應(yīng)予禁止。其樂大帝公司、廣州諾和公司、邸某某應(yīng)停止相關(guān)侵權(quán)行為，并賠償諾和諾德（中國）公司經(jīng)濟損失及合理費用120萬元。
【典型意義】
本案是侵權(quán)人在香港注冊“影子公司”實施仿冒侵權(quán)行為的典型案例。本案依法認定境外注冊、境內(nèi)使用的企業(yè)名稱構(gòu)成不正當競爭行為，并判決停止其企業(yè)名稱在境內(nèi)的使用，保護了權(quán)利人享有的在先注冊商標專用權(quán)與企業(yè)名稱權(quán)，為規(guī)制粵港澳大灣區(qū)內(nèi)利用“影子公司”實施的仿冒侵權(quán)行為提供了有益借鑒。
【律師提醒】
2011年，香港公司注冊公告明確了加強監(jiān)管的一系列行動。最有力的一個是：如果發(fā)現(xiàn)公司名稱與公司名稱索引1中包含的名稱相同或過于相似，注冊主任有權(quán)指示公司更改名稱。品牌權(quán)利人可以通過向注冊處投訴，請注意，消除影子公司在香港的合法注冊，消除后續(xù)侵權(quán)。
與內(nèi)地公司名稱投訴相比，公司注冊處作為香港唯一的行政主管部門，評價標準明確，投訴程序更快捷方便，注冊處不會因受理投訴而收取任何費用。一般登記處將在10天內(nèi)確認投訴；答復是否指示被投訴人在確認后1至2個月內(nèi)更改名稱；如指示更名，被投訴人應(yīng)在指示之日起6周內(nèi)更名。這使得公司名稱投訴成為權(quán)利人在香港維護知識產(chǎn)權(quán)的有效途徑。
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