咨詢問題：
我公司曾委托A商標代理機構(gòu)(以下簡稱A機構(gòu))在第7、35、42類申請注冊新“ZJYH及圖”(實際為企業(yè)名稱的四字中文簡稱,此處音譯供參考)商標,剛剛獲得受理通知書。今日,我公司接到B商標代理機構(gòu)(以下簡稱B機構(gòu))電話,稱他們的客戶要注冊“YH機電”域名,但發(fā)現(xiàn)我公司申請在先,希望協(xié)商轉(zhuǎn)讓域名,否則將進行域名投訴。我公司隨后致電A機構(gòu)了解情況,得知A機構(gòu)在提交商標注冊申請時還提交了“CN”頂級域名的注冊申請。A機構(gòu)解釋道:有了線上品牌才能注冊網(wǎng)站進行網(wǎng)絡推廣、在各大網(wǎng)站使用商標銷售商品,我們注冊的第35類商標中的廣告項目只能在線下使用,不能在線上做推廣、宣傳。同時稱,如域名被投訴后我公司不積極應對,則B機構(gòu)所提交的“YH機電”線上品牌申請就能通過,B機構(gòu)的委托人將有權(quán)針對我公司在公司網(wǎng)站推廣平臺以及各電商平臺進行品牌宣傳推廣的行為提出侵權(quán)賠償。
請問:我公司已取得受理通知書的第35類是否包含線上的品牌宣傳、推廣和銷售?如果公司不申請所謂的線上品牌,未來在互聯(lián)網(wǎng)上使用“YH機電”四個字是否有侵權(quán)風險?
深圳律師答疑：
隨著電子商務的興起,企業(yè)對品牌的保護需求已日漸立體化,更多企業(yè)追求商標注冊、著作權(quán)登記、企業(yè)名稱登記、域名注冊等多維度保護策略?！熬W(wǎng)絡品牌”的概念也在此種背景下產(chǎn)生。所謂“網(wǎng)絡品牌”其實并非法律概念,是否需進行保護,要結(jié)合企業(yè)實際情況綜合判斷,具體解析如下：
一、第35類是否包含線上品牌宣傳、推廣和銷售
經(jīng)查，咨詢問題的公司在第35類提交的申請具體包含了“廣告、廣告宣傳、計算機網(wǎng)絡上的在線廣告、進出口代理、替他人推銷、市場營銷、人員招收、開發(fā)票、會計、尋找贊助”共10個服務項目。如該商標獲得注冊，則公司即在前述項目上享有商標專用權(quán)，可以在線上或線下使用“ZH及圖”商標開展前述項目業(yè)務。
此外，所謂“線上品牌”其實是指注冊域名地址的行為，并非法律概念，不排除少數(shù)代理機構(gòu)為爭取代理域名注冊的業(yè)務訂單，而將域名包裝成“線上品牌”，將第35類敘述為僅限線下活動使用的情況。
二、如不申請所謂線上品牌，是否在網(wǎng)上使用“YH機電”文字就有侵權(quán)風險
1、本問題中，咨詢問題的公司申請注冊的商標為“ZJYH及圖”，非為“YH機電”。如該公司未來商標核準注冊，其在線上、線下使用的商標是“ZJYH"或“ZJYH及圖”，則其屬于使用企業(yè)名稱簡寫或使用注冊商標的行為，具有合法性及正當性。
如該公司在線上、線下使用的是“YH機電”字樣，由于“ZJYH”與“YH機電”并不相同且難以被認定為近似，而據(jù)商標局官方網(wǎng)站查詢了解，該公司尚未就“YH機電”四字遞交商標注冊申請，則此種使用行為有可能侵犯其他已將“YH機電”注冊為商標的主體的商標專用權(quán)。
2、目前尚不掌握公司涉案域名地址，暫不了解B機構(gòu)與咨詢問題的公司之間實際爭論焦點是“ZJYH”還是“YH機電”等內(nèi)容。但是，即便有第三方注冊了某一域名，其也僅是獲得了該域名地址整體的所有權(quán)（例如：www.XXX.com完整地址)，有權(quán)在該域名地址項下的網(wǎng)頁上開展經(jīng)營，但如其并未就中間的“XXX”部分申請商標權(quán)保護，其也難以在行業(yè)內(nèi)對“XXX”字樣進行壟斷，甚至起訴他人侵權(quán)。
《商標法》第57條規(guī)定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權(quán)：（一)未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的：（二）未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混清的……”
綜上，如咨詢問題的公司在網(wǎng)上使用“YH機電”字樣進行宣傳，由于該公司未就該字樣獲得商標注冊，則其有可能侵犯他人商標權(quán)，但并不會直接侵犯他人域名（所謂線上品牌）。
深圳律師建議：
（一）域名爭議問題
《互聯(lián)網(wǎng)域名管理辦法》第42條規(guī)定;“任何組織或者個人認為他人注冊或者使用的域名侵害其合法權(quán)益的,可以向域名爭議解決機構(gòu)申請裁決或者依法向人民法院提起訴訟?！暗?/span>43條規(guī)定:“已注冊的域名有下列情形之一的，域名注冊服務機構(gòu)應當予以注銷，并通知域名持有者：（一）域名持有者申請注銷域名的；（二）域名持有者提交虛假域名注冊信息的；（三）依據(jù)人民法院的判決、域名爭議解決機構(gòu)的裁決，應當注銷的……”
《國家頂級域名爭議解決辦法》(以下簡稱(域名解決辦法)第8條規(guī)定:“符合下列條件的,投訴應當?shù)玫街С?/span>:(一)被投訴的域名與投訴人享有民事權(quán)益的名稱或者標志相同,或者具有足以導致混淆的近似性；(二)被投訴的域名持有人對域名或者其主要部分不享有合法權(quán)益;(三)被投訴的域名持有人對域名的注冊或者使用具有惡意。”第9條規(guī)定:“被投訴的域名持有人具有下列情形之一的,其行為構(gòu)成惡意注冊或者使用域名:(一)注冊或受讓域名的目的是為了向作為民事權(quán)益所有人的投訴人或其競爭對手出售、出租或者以其他方式轉(zhuǎn)讓該域名,以獲取不正當利益;(二)將他人享有合法權(quán)益的名稱或者標志注冊為自己的域名,以阻止他人以域名的形式在互聯(lián)網(wǎng)上使用其享有合法權(quán)益的名稱或者標志;(三)注冊或者受讓域名是為了損害投訴人聲譽,破壞投訴人正常的業(yè)務活動,或者混淆與投訴人之間的區(qū)別,誤導公眾;(四)其他惡意的情形?！?/span>
根據(jù)上述規(guī)定,域名被投訴后并不必然導致被注銷或轉(zhuǎn)讓所有人,而是需滿足一定前提。在米其林集團總公司投訴閔某有關“michelintuansport.cn域名爭議案中,中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會域名爭議解決中心專家組認為，綜合考慮爭議域名與投訴人注冊商標之間的相似性，投訴人注冊商標的顯著性和知名度，相關公眾產(chǎn)生混淆的可能性，現(xiàn)有關于被訴訟人之合法權(quán)益、對投訴人注冊商標的認知可能以及爭議域名注冊和使用意圖等的證據(jù)和主張，被投訴人未在答辯期限內(nèi)答辯和舉證等情形，專家組認為被投訴人注冊和使用爭議域名的行為符合《域名解決辦法》第9條第3項和第4項所稱的惡意情形。本案投訴符合(《域名解決辦法》第8條規(guī)定的三項條件。因此，根據(jù)《域名解決辦法》第14條的規(guī)定,專家組裁決將爭議域名“michelintransport.cn”轉(zhuǎn)移給投訴人米其林集團總公司。
本文咨詢問題中,鑒于該公司已經(jīng)提交并注冊了相關域名,筆者推測該域名可能與公司品牌或企業(yè)名稱存在關聯(lián)或近似。假設未來該域名由他人占有并用來經(jīng)營與該公司同類業(yè)務,可能導致該公司客戶群體在互聯(lián)網(wǎng)搜索該公司信息時入他人持有的域名項下的網(wǎng)頁,如此將產(chǎn)生喪失訂單的風險。從此角度考慮,建議咨詢問題的公司積極組織證據(jù)應對域名爭議,爭取保留域名。具體還需結(jié)合公司發(fā)展實際需求權(quán)衡判斷。對于一般企業(yè)而言,也可參考前述建議,及時在域名維度對企業(yè)商標、字號等進行防御保護。
（二）互聯(lián)網(wǎng)宣傳中字樣使用問題
如上所述,若咨詢問題的公司在未就“YH機電”獲得商標注冊的情況下,使用該字樣開展經(jīng)營活動,有可能侵犯“YH機電”商標所有權(quán)人的權(quán)利。因此可考慮:(1)暫時以企業(yè)簡稱“ZJYH”開展相關經(jīng)營,待所提交的“ZJYH及圖”商標獲準注冊后,再以該商標開展經(jīng)營。(2)如公司希望不更換商標,而是繼續(xù)使用“YH機電”,則建議盡快將該四字向商標局提交注冊申請,以爭取商標專用權(quán)。
在此深圳律師也建議企業(yè),商標注冊內(nèi)容與實際使用內(nèi)容應當保持一致,此種一致包括內(nèi)容、字體、比例、顏色(如有指定顏色)的一致。如擅自更改注冊商標進行使用且更改后的商標與他人在先注冊商標構(gòu)成相同或近似的,也將存在被認定侵權(quán)的風險。